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La empresa chilena de refrigeración inscribió la marca ante la Inapi antes de que la norteamericana llegara al país:

Solicitud hecha por firma de Elon Musk aviva conflicto por uso de la marca Tesla en Chile

domingo, 01 de julio de 2018

Sascha Hannig
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio

Una es Tesla Inc., mundialmente famosa por sus autos eléctricos. La otra es Tesla Ltda., una firma de refrigeración fundada por dos ingenieros en Valparaíso en 1999. Ambas llevan siete años enfrascadas en una disputa en tribunales por el uso de la marca. La compañía porteña se siente envuelta en un "asedio jurídico" y acusa que la única opción de acuerdo es vender la marca.



Tesla Inc., la afamada compañía que fabrica autos eléctricos, ligada a Elon Musk, llegó a Chile para inscribir su marca en el país hace siete años. Sin embargo se encontró con una sorpresa. En Chile ya existía Tesla. En rigor, la firma "Tesla Ingeniería y Proyectos Ltda.", que también tenía inscrito el sitio web tesla.cl y, entre otras cosas, había asociado a su marca la "clase 37", ligada al rubro de la electricidad.

Desde ese momento comenzó un conflicto que suma varias demandas frente al Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) y que hace un mes sumó un nuevo episodio, cuando la norteamericana manifestó su intención de inscribir su nombre para el desarrollo del negocio fotovoltaico. Según comentó David Arnold, el director mundial de comunicaciones de Tesla, estas son "solicitudes estándar de marcas" que Tesla realiza en distintos países.

Tesla chilena no fabrica motores ni autos, sino que se dedica principalmente a proyectos de refrigeración y soluciones tecnológicas. Está ubicada en Valparaíso y fue fundada en 1999 por dos ingenieros: José González y Luis Santibáñez. Actualmente cuenta con 25 empleados. El nombre, según cuentan los chilenos, surgió de la admiración por el inventor serbocroata, Nikola Tesla.

El primer round: la nulidad

Desde 2011 la chilena Tesla ha tenido que coexistir con la marca de Elon Musk en el país, pues ese año Tesla Inc. hizo su primera inscripción de marca para autos (clase 12). Desde ahí el conflicto entre las empresas Tesla no ha tenido tregua, pues en octubre de ese año Tesla Inc., representada por la firma Beuchat, Barros y Pfenniger (BBP) -estudio que al ser consultado prefirió no emitir comentarios sobre este caso-, demandó a la pyme porteña ante el TPI pidiendo la "nulidad" de su marca, entre otras razones por intentar aprovecharse "de la fama o goodwill de la demandante".

Tesla Ltda. contrató al abogado Matías Somarriva, quien actualmente los representa a través de CMS Carey & Allende.

Según Somarriva, la acusación de aprovecharse de la fama de Tesla Inc., fundada en 2003, no era válida, ya que "para el momento de la inscripción de mis representados de la clase 37 -el 31 de mayo del 2010-, no era conocida", sentencia el abogado.

En enero de 2018, el TPI rechazó la nulidad de la marca Tesla de los porteños, puesto que "el demandante no acompañó con pruebas tendientes a acreditar que ha usado real y efectivamente en el territorio nacional la expresión TESLA para distinguir, entre otros, (...), servicios de instalación, reparación de vehículos, de la clase 37", dice el fallo. Además, el TPI rechazó que existiera mala fe en la inscripción de la marca de González y Santibáñez.

Ahora bien, Inapi sí le otorgó a Tesla Inc. la "excepción de los servicios de mantención y reparación de automóviles de la clase 12, clase 37". Con esto, el máximo organismo de la materia habría acogido "parcialmente" la demanda.

"Yo apelé a esta sentencia (...), porque eso no es correcto. El acto jurídico, o es nulo o es válido", estima el abogado de los chilenos.

Segundo round: las marcas

El año 2015, Tesla Inc., generó dos nuevas solicitudes de inscripción de marca en el país, ambas para cuatro clases: 09 (equipos y baterías eléctricas), la 36 (por alquiler de baterías eléctricas), la 37 (instalación y mantenimiento de baterías y equipos eléctricos), y la 42 (servicios de ingenieros especialistas en baterías eléctricas). Esto fue, nuevamente, realizado a través de BPP, por orden de la firma estadounidense que representa a Tesla Inc., Arend Fox. "En ambas nos opusimos dentro del plazo", explica Somarriva, quien detalla que en una de ellas, la de nombre o denominación, ganaron.

En esta oportunidad apareció un tercer actor, chileno, llamado Tesla Energy, ubicado en la región del Biobío, que tiene registrada la clase 42. Inapi deja claro en el fallo que "el instituto notificó al solicitante que la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad (...)".

Sin embargo, el abogado explica que "sobre la otra solicitud -mixta, es decir, nombre más logo-, hasta el día de hoy el Tribunal no se ha pronunciado".

Para el representante de la empresa de Valparaíso, José González, la situación se ha vuelto crítica. "Esto es asedio jurídico (...). Para empresas pequeñas no es fácil llevar adelante estos juicios, conllevan un montón de gastos".

El tercer round: episodio fotovoltaico

A fines del año pasado, Tesla Inc., nuevamente a través de BPP, solicitó inscribir marcas ligadas al sector de energías renovables y, en específico, a los paneles fotovoltaicos. La firma internacional comenzó a trabajar este tipo de productos en 2016, con creaciones como los Solar Roofs .

Como en las instancias anteriores, Tesla Ltda. se ha opuesto a estas solicitudes y espera el tercer juicio contra el gigante de los autos eléctricos."Tesla Inc. solo tiene registrada su marca en Chile para distinguir automóviles. No tiene ningún registro marcario para distinguir productos relacionados con la electricidad", por tanto "no puede inscribir la marca TESLA para productos del rubro fotovoltaico sin un fallo de los organismos pertinentes o con el consentimiento de Tesla Ltda.", expresa José González.

¿Hay solución al conflicto? Hasta la fecha no ha habido negociación fuera del ámbito judicial entre las partes. Tanto el abogado de Carey como los socios de Tesla Ltda. explican que no dejarán de oponerse a la inscripción de futuras marcas por parte de la empresa estadounidense. Sin embargo, "estamos dispuestos a negociar, pero la única opción que nos queda es vender la marca", dice José González. Matías Somarriva confirma esta opción, si es que la firma de Elon Musk insiste en entrar al país.

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